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杭州某科技有限公司与国家知识产权局等商标权无效宣告请求行政纠纷案
【裁判要旨】
1.域名可以作为在先民事权益获得商标法的保护。其作为在先民事权益获得保护需要满足下列要件:(1)域名的注册时间早于诉争商标申请注册的时间;(2)域名具有一定知名度,为相关公众所知悉;(3)域名和诉争商标标识相同或近似;(4)域名经营者提供的商品或者服务与诉争商标核定使用的商品或者服务相同或者类似,容易导致相关公众混淆误认。域名经营者提供的商品或者服务上的宣传和使用证据可以作为认定其是否具有一定知名度的事实依据。
2.诉争商标构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标,需要满足下列要件:(1)在先使用商标在诉争商标申请日之前已经使用并有一定影响;(2)诉争商标与在先使用商标标识相同或近似;(3)诉争商标指定使用的商品或者服务与在先使用商标使用的商品或者服务相同或者类似;(4)诉争商标申请人具有主观恶意,其明知或者应知在先使用商标而予以抢注。
最高人民法院行政判决书
(2024)最高法行再244号
再审申请人(一审原告、二审上诉人):杭州某科技有限公司。住所地:浙江省杭州市滨江区。
法定代表人:王某,该公司执行董事兼总经理。
委托诉讼代理人:夏志泽,北京融理律师事务所律师。
被申请人(一审被告、二审被上诉人):国家知识产权局。住所地:北京市海淀区。
法定代表人:申某,该局局长。
委托诉讼代理人:赵某,该局审查员。
一审第三人:某股份有限公司。住所地:浙江省杭州市滨江区。
法定代表人:刘某,该公司董事长。
委托诉讼代理人:欧阳某,该公司工作人员。
再审申请人杭州某科技有限公司(以下简称某科技公司)因与被申请人国家知识产权局、一审第三人某股份有限公司(以下简称某股份公司)商标权无效宣告请求行政纠纷一案,不服北京市高级人民法院(2023)京行终3987号行政判决,向本院申请再审。本院于2024年6月20日作出(2024)最高法行申238号行政裁定,提审本案。本院依法组成合议庭进行了审理,某科技公司、国家知识产权局、某股份公司均提交了书面审理申请,本案现已审理终结。
某科技公司申请再审称,(一)某科技公司注册的域名经过使用已在相关公众中具有一定影响,诉争商标的注册构成《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。(二)“DataFoucs”标志由某科技公司独创,经过使用已在第42类服务上具有一定影响,诉争商标的申请注册构成商标法第三十二条所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。(三)诉争商标原申请人某软件股份有限公司(以下简称某软件公司)没有使用诉争商标的意图,其申请注册违反商标法第四条之规定。综上,请求撤销一审、二审判决及被诉决定,判令国家知识产权局重新作出审查决定,由国家知识产权局承担本案诉讼费。
国家知识产权局提交意见称,同意一、二审判决。
某股份公司提交意见称,(一)诉争商标系该公司合法受让的商标。(二)域名注册不属于商标领域的在先权利,诉争商标的注册不构成“损害他人现有的在先权利”的情形。(三)诉争商标不构成“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”。(四)某科技公司主张诉争商标原申请人某软件公司没有使用诉争商标的意图、申请注册违反商标法第四条之规定无法律及事实依据。(五)某股份公司未有任何出售诉争商标的意图和行动,并已实际使用该商标。综上,请求驳回某科技公司的再审申请。
某科技公司一审起诉称,(一)某科技公司注册的域名经过使用已经具有一定影响,诉争商标的注册构成了“损害他人现有的在先权利”的规定。(二)诉争商标的注册构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的情形。(三)诉争商标原申请人某软件公司没有使用意图,其申请注册违反了商标法第四条的规定。因此,请求法院依法撤销该被诉裁定,判令国家知识产权局重新作出裁定。
北京知识产权法院(以下简称一审法院)审理查明:
一、诉争商标
1.注册人:某软件公司。
2.注册号:39****63。
3.申请日期:2019年7月18日。
4.专用期限至:2030年5月13日。
5.标志:DataFocus
6.核定使用服务(第42类):网络服务器出租;提供互联网搜索引擎;计算机编程;计算机软件设计;计算机软件维护等。
二、被诉裁定:商评字〔2021〕第79496号《关于第39****63号“DataFocus”商标无效宣告请求裁定书》。
被诉裁定作出时间:2021年3月25日。
国家知识产权局认定:诉争商标的注册未违反商标法第三十二条、第十条第一款第七项、第八项、第四条的规定,裁定:诉争商标予以维持。
一审法院查明,某软件公司将诉争商标于2020年8月6日转让给某股份公司。
一审法院认为,某科技公司提交的证据虽可以证明“datafocus.io”“datafocus.ai”等域名已注册使用,但难以证明上述域名在诉争商标申请日之前已具有一定影响,故诉争商标的注册未违反商标法第三十二条关于在先权利的规定。某科技公司对于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的主张,该主张成立的条件是在先商标经过使用具有一定的知名度。某科技公司提交的证据证明力较弱,未达到该证明标准。某科技公司主张诉争商标的注册违反了商标法第四条规定,但该主张缺乏事实依据。一审法院判决:驳回某科技公司的诉讼请求。
某科技公司不服一审判决,向北京市高级人民法院(以下简称二审法院)提起上诉。
二审法院认为,某科技公司主张诉争商标损害其在先域名权益。根据已查明的事实,某科技公司虽注册使用了“datafocus.ai”等域名,但某科技公司提交的产品资料、微信公众号文章、销售合同、公证书等证据尚不足以证明上述域名在诉争商标申请日之前经使用宣传已具有一定的知名度,难以认定诉争商标的注册和使用易使相关公众将之与某科技公司的域名相联系,从而对服务来源产生混淆误认,故诉争商标的注册未违反商标法第三十二条关于在先权利的规定。某科技公司提交的证据亦不足以证明在诉争商标申请日之前,某科技公司的“datafocus”标志通过广泛宣传使用已在计算机软件设计等服务上具有一定知名度和影响力,故诉争商标的注册未违反商标法第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。诉争商标标志是否为某科技公司所独创,不影响本案对诉争商标是否应予核准注册的判断。此外,某科技公司提交的证据尚无法证明某软件公司是不以使用为目的恶意申请注册诉争商标,故诉争商标的注册未构成商标法第四条规定的情形。二审法院判决:驳回上诉,维持原判。
在再审阶段,某科技公司向本院提交了以下证据材料:
1.第66****63号商标信息,拟证明某股份公司在2022年8月1日重新申请注册“DataFoucs”商标被驳回。
2.百度搜索“datafocus”截图,拟证明搜索“datafocus”显示的全是某科技公司的“datafocus”相关的信息。
3.国际域名注册证书,拟证明datafocus.ai域名于2017年7月5日注册,处于有效期内。
4.互联网上关于datafocus.ai、datafocus.io的网页,拟证明datafocus.ai、datafocus.io域名的使用情况。
5.关于datafocus.ai域名的说明,拟证明王某将其购买的datafocus.ai等域名授权给某科技公司使用。
6.《关于某股份公司提议售卖datafocus商标给某科技公司的说明》及录音,拟证明本案一审开庭后,某股份公司拟将诉争商标卖给某科技公司。
7.连续三年不使用注册商标申请受理通知书,拟证明某科技公司申请撤销诉争商标,国家知识产权局已经受理。
国家知识产权局质证认为,对证据1-4的真实性、合法性、关联性认可,证明目的不认可。某股份公司质证认为,对证据1-4的真实性、合法性、关联性认可,证明目的不认可。对证据6的真实性不予认可。证据7不影响诉争商标的有效性,亦不影响某股份公司对该商标的合法使用。本院认证认为,对证据1-4的真实性、合法性予以认可,关联性及证明目的将结合争议焦点进行论述。王某是某科技公司的法定代表人,也是datafocus.ai域名的注册人,在无相反证据的情况下,对证据5的真实性予以认可。证据6的来源不明,且某股份公司不予认可,对其真实性不予认可。对证据7的真实性、合法性予以认可,但诉争商标目前仍为有效商标。
在再审阶段,某股份公司向本院提交以下证据材料:
证据1.“DATAFOCUS(统一资讯云)”的销售合同及其发票,拟证明某股份公司使用诉争商标作为统一资讯云产品名,已经与案外人签订销售合同,进行有效使用。
证据2-4.某股份公司微信公众号宣传文章《是它,十几家金融机构都用上了》《中国数谷!恒某首批入选!》《这场世界级论坛,恒某亮相!》,拟证明某股份公司推出统一资讯云服务Datafocus等产品。
某科技公司质证认为,证据1为复印件,无法确认真实性,关联性和证明目的也不予认可;对证据2-4,微信公众号发布的文章系某股份公司自制材料,无法确认真实性,且无法确认发布时间是否真实,文章中也未显示Datafocus商标的使用。国家知识产权局未提交质证意见。本院认证认为,某股份公司是否对诉争商标进行了使用与本案争议焦点无关,对证据1不予采信;证据2-4为某股份公司发布的宣传文章,其中不涉及诉争商标,与本案无关。
本院再审查明:
一、关于某科技公司在诉争商标申请日前注册datafocus.ai域名,及宣传使用“Data-Focus”的情况
1.2017年7月5日,王某注册域名datafocus.ai。王某作为某科技公司的法定代表人,授权某科技公司使用该域名。
2.在诉争商标申请日前,约有600人在网址为https://www.datafocus.ai/的网站注册,注册用户包括深圳华为技术有限公司技术人员、中国移动技术人员等。
3.在诉争商标申请日前,https://www.datafocus.ai/网站发布了多篇文章,包括2019年3月11日标题为“DataFocus:自助式数据分析助你跨越数据分析门槛”;2019年3月5日标题为“DataFocus在集团公司中的应用”;2018年5月3日标题为“DataFocus教程”。
4.在百度、搜狗、360、bing等搜索引擎以“datafocus”作为关键词进行搜索,显示的均是与某科技公司的“datafocus”相关的信息,且其中有多条信息为某科技公司www.datafocus.ai网站上的信息,如百度搜索显示的“DataFocus资料库”,搜狗搜索显示的“Data-Focus教程——DataFocus”等。
5.在诉争商标申请日前,某科技公司在互联网上发布的视频资料显示了datafocus.ai或datafocus,如2018年11月15日发布在西瓜视频上的世界互联网大会互联网之光Data-Focus现场发布会视频显示域名datafocus.ai;某科技公司以账户DataFocus作为大鱼号认证用户在“YOUKU优酷”上发布20多个视频,涉及“可视化大屏导出”“公式叠加嵌套”等内容。
6.在诉争商标申请日前,某科技公司在搜狐网上发表了百余篇文章,账户为“某科技公司”或“DataFocus”,如2018年8月6日发表的“DataFocus在杭州发布:比Tableau更好用,比PowerBI更......”;2018年7月25日发表的“DataFocus——BI新定义,全球首个中文自然语言数据分析系统”等。
7.在诉争商标申请日前,某科技公司在百度百家号上发表了近百篇文章,账号为DataFocus,如2019年3月1日发布的“数据可视化的佼佼者——DataFocus”;2018年10月30日发布的“DataFocus为什么不做成纯粹的自然语言问答形式呢?”等。
8.在诉争商标申请日前,某科技公司在新浪财经头条上发表了10多篇涉及Data-Focus的文章,账号为“敏感的胖子君”,如2018年7月25日发表的“DataFocus——全球首个中文自然语言数据分析系统,BI新定义”,2018年7月30日发布的“DataFocus发布全球首个中文自然语言数据分析系统”等。
9.在诉争商标申请日前,账号为DataFocus的微信公众号发布了70余篇文章,如2018年11月20日发布的“如何利用数据分析来使公司收益”,2019年4月24日发布的“可视化大屏的数据呈现能力精准到惊人”等。
10.在诉争商标申请日前,网易上发布了10多篇涉及DataFocus的文章,账号为“胖子君”,如2018年8月23日发表的“DataFocus.ai创始人访谈”,2018年10月16日发表的“〔重磅来袭〕DataFocus发布全新UI”等。
11.在诉争商标申请日前,凤凰新闻上发布了50多篇涉及DataFocus的文章,部分显示账号为“胖子君”,如2018年11月29日发布的“2018年大数据将以五种方式对电子商务产生影响”,2019年2月26日发布的“Data-Focus版本更新啦~快来围观!”等。
二、关于诉争商标的权利状态
2024年6月29日,国家知识产权局作出商标撤三字〔2024〕第Y024620号《关于第39****63号第42类“DATAFOCUS”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》,决定第39****63号第42类“DATAFOCUS”注册商标不予撤销。
此外,某科技公司在再审阶段中确认某软件公司不存在大量注册软件商标的情况。
本院认为,本案再审阶段的争议焦点是:诉争商标的注册是否违反商标法第三十二条、第四条的规定。
一、关于诉争商标的注册是否违反商标法第三十二条的规定
商标法第三十二条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”本院将分别从两个方面进行具体分析。
1.关于诉争商标的注册是否损害他人现有的在先权利。
(1)域名能否作为商标法第三十二条规定的在先民事权益获得保护。
本院认为,首先,《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(以下简称商标授权确权司法解释)第十八条规定:“商标法第三十二条规定的在先权利,包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。诉争商标核准注册时在先权利已不存在的,不影响诉争商标的注册。”根据该规定,从时间节点上看,“在先权利”应在诉争商标申请日之前享有,且在诉争商标核准注册时仍然存在;从范围上看,“在先权利”包括“民事权利”和“其他应予保护的合法权益”。因此,诉争商标申请日前当事人合法享有的民事权益应受保护。
其次,《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定:“人民法院审理域名纠纷案件,对符合以下各项条件的,应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争:(一)原告请求保护的民事权益合法有效;(二)被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译;或者与原告的注册商标、域名等相同或近似,足以造成相关公众的误认;(三)被告对该域名或其主要部分不享有权益,也无注册、使用该域名的正当理由;(四)被告对该域名的注册、使用具有恶意。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第十一条规定:“经营者擅自使用与他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等)、域名主体部分、网站名称、网页等近似的标识,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系,当事人主张属于反不正当竞争法第六条第二项、第三项规定的情形的,人民法院应予支持。”根据上述司法解释的规定,域名属于一种受法律保护的民事权益。当域名的注册日早于诉争商标申请日时,其可以作为商标法第三十二条规定的在先民事权益获得保护。
(2)域名作为在先民事权益获得商标法保护的条件。
在对姓名权、字号权益、作品名称以及角色名称作为商标法第三十二条规定的“在先权利”进行保护时,商标授权确权司法解释明确规定,这些权利或权益要获得保护需要满足一定的条件,如字号需要有一定知名度,作品名称、作品中的角色名称需具有较高知名度。本院认为,域名作为商标法第三十二条规定的在先民事权益,只有当该域名注册在先并具有一定知名度,相关公众才能将该域名与特定的商品或服务建立一定的联系。在此基础上,如果域名对应的商品或服务与诉争商标核定使用的商品与服务构成类似,并且标识近似,才可能导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆,因此,只有当域名满足下列条件时,才能作为在先权利获得商标法的保护:一是域名的注册时间早于诉争商标申请注册的时间;二是域名具有一定的知名度;三是域名和诉争商标标识构成相同或近似;四是域名赖以取得一定影响力的商品或服务与诉争商标核定使用的商品或服务构成类似,容易导致相关公众混淆误认。
(3)诉争商标的注册是否损害了某科技公司的在先域名权益。
本案中,根据本院查明的事实,在诉争商标申请日前,某科技公司的法定代表人王某已经注册了域名“datafocus.ai”,并授权某科技公司使用,该域名的主要部分与诉争商标的英文字母完全相同。该域名指向的网站所示内容涉及数据分析、软件应用等,所涉服务与诉争商标核定使用的“计算机编程;计算机软件设计;计算机软件维护”等服务在服务的目的、内容、对象等方面存在关联联系,构成类似服务。某科技公司一审阶段提交的证据显示,在诉争商标申请日前,已有约600人在“datafocus.ai”网站注册,其中包括深圳华为技术有限公司、中国移动等公司的技术人员。经过某科技公司的广泛宣传,在诉争商标申请日前,在搜狐网、百度百家号、微信公众号、凤凰新闻、新浪财经头条等平台均有大量涉及DataFocus的文章或视频,部分涉及“datafocus.ai”域名,如2018年11月15日发布在西瓜视频上的世界互联网大会互联网之光DataFocus现场发布会视频显示域名“datafocus.ai”,网易文章“DataFocus.ai创始人访谈”等。在百度、搜狗、360等多个搜索引擎上以“DataFocus”作为关键词进行搜索,均能检索到在诉争商标申请日前存在大量与“datafocus.ai”相关的信息。上述证据可以证明经过某科技公司的广泛宣传使用,“datafocus.ai”域名在诉争商标申请日前已经具有一定的知名度。若诉争商标使用在与“datafocus.ai”提供的数据分析及软件应用类似的“计算机软件设计;计算机软件维护”等服务上,相关公众施以一般注意力,易认为相关服务来源于同一主体,或服务提供者之间存在某种关联关系,进而对服务的来源产生混淆误认,故诉争商标的注册损害了某科技公司的在先域名权益。
2.关于诉争商标的注册是否构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
商标授权确权司法解释第二十三条第一款规定:“在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的,如果在先使用商标已经有一定影响,而商标申请人明知或者应知该商标,即可推定其构成‘以不正当手段抢先注册’。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。”根据前述规定,该条款的适用应同时具备下列四个要件:一是未注册商标在诉争商标申请日之前已经使用并有一定影响;二是诉争商标与在先使用的未注册商标构成相同或近似商标;三是诉争商标指定使用的商品与在先使用的未注册商标所使用的商品相同或类似;四是诉争商标申请人明知或者应知他人在先使用商标。对于不正当手段的理解,本质上是指商标申请人具有占用他人在先使用商标商誉的恶意。
本案中,首先,根据某科技公司一审提交的证据显示,经过某科技公司的广泛宣传,在诉争商标申请日前,搜狐网、百度百家号、微信公众号、凤凰新闻、新浪财经头条等平台有大量涉及某科技公司DataFocus软件的文章,如搜狐网上发布的“DataFocus-BI新定义,全球首个中文自然语言数据分析系统”,百度百家号上发布的“数据可视化的佼佼者——DataFocus”等,上述证据可以证明在诉争商标申请日前,某科技公司在数据分析、软件应用服务上已在先使用“DataFocus”商标,并具有一定的知名度和影响力。其次,诉争商标标志为“DataFocus”,与某科技公司在先使用商标“DataFocus”的英文元素相同,且诉争商标核定使用的“计算机软件设计;计算机软件维护”等服务与某科技公司“DataFocus”商标在先使用的数据分析、软件应用服务在服务的目的、内容、对象等方面相同或存在特定联系,构成类似服务。第三,某科技公司的在先商标“DataFocus”经过宣传、使用已经具有一定的知名度,诉争商标申请人某软件公司作为计算机软件服务的同行业经营者,在应知或者明知该商标存在的情况下,未合理避让,仍然在同一种或类似服务上注册与该商标完全相同的诉争商标,主观上难言正当,且客观上容易导致相关公众混淆误认,故诉争商标的注册构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
综上,一、二审判决及被诉裁定关于诉争商标的注册未违反商标法第三十二条规定的认定有误,本院予以纠正。某科技公司的该项再审申请主张成立,本院予以支持。
二、关于诉争商标的注册是否违反商标法第四条的规定
商标法第四条第一款中的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”是指“申请人并非基于生产经营活动的需要,而提交大量商标注册申请,缺乏真实使用意图,不正当占用商标资源,扰乱商标注册秩序的行为”。“不以使用为目的的恶意”中的“恶意”是指不以使用为目的大量申请商标和意欲借此牟利的意图。本案中,现有证据尚无法证明诉争商标原申请人某软件公司是不以使用为目的大量囤积商标并借此牟利,且某科技公司也认可某软件公司不存在大量注册软件商标的情况,故诉争商标的注册未构成商标法第四条规定的情形。一、二审判决及被诉裁定的相关认定并无不当,本院予以维持。某科技公司的该项再审申请主张不能成立,本院不予支持。
综上,一、二审判决及被诉裁定关于诉争商标的注册未违反商标法第三十二条规定的认定事实有误、适用法律错误。某科技公司的该项申请再审理由成立,本院对该项请求予以支持。依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十八条和第二十三条、《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百一十九条第一款、第一百二十二条的规定,判决如下:
一、撤销北京市高级人民法院(2023)京行终3987号行政判决;
二、撤销北京知识产权法院(2021)京73行初7495号行政判决;
三、撤销国家知识产权局商评字〔2021〕第79496号《关于第39****63号“DataFocus”商标无效宣告请求裁定书》;
四、国家知识产权局就第39****63号“DataFocus”商标重新作出裁定。
一审案件受理费100元、二审案件受理费100元,均由国家知识产权局负担。
本判决为终审判决。
审判长 傅 蕾
审判员 马秀荣
审判员 戴怡婷
二〇二四年十二月五日
法官助理 耿慧茹
书记员 吕姝君